本期主题：如何应对外观设计专利诉讼

2014-10-29 16:17:29 作者：CN_SZLED_2012HJ 来源： 浏览次数：0

本期解答专家：李良律师  广东前海律师事务所 合伙人
                         专利代理人 深圳市律师协会知识产权委员会委员
职业领域：专利侵权诉讼、专利挖掘、专利规避设计

《广东LED》编辑部
       你们好，我们企业是生产灯具的，最近突然收到法院传票，有公司起诉我们侵犯其一款外观设计专利，该怎么办？

专家答复
       中国的专利申请量逐年递增，在发明、实用新型和外观设计这三种专利中，外观设计专利的申请量所占比重最大，在专利诉讼中也是以外观设计侵权纠纷案件居多。一般外观设计专利相对于发明和实用新型专利的侵权判断更直观，法官判决起来容易，进行诉讼维权的金钱成本和时间成本都相对会低些，所以外观设计侵权诉讼的案件量增加迅速。中国企业或个人很多专利意识不是很强，所以在新产品规划初期对专利因素考虑不足，看到市场上有好卖的产品就会跟进而进行相关产品的经营活动，当接到法院的传票被人起诉专利侵权时会感觉非常意外。下面简要说一下如果被起诉外观设计专利侵权该如何应对。
       一、判断原告的外观设计专利权是否稳定
       外观设计专利的授权只是经过形式审查，没有经过实质审查，因此其权利是否稳定还很难确定。
       1、检索在原告专利申请日之前是否有相同或相近似的外观设计专利申请。
       例如有一些人或公司参加国内或国外的展会，看到比较新颖的产品设计立刻就将其申请成自己的外观设计专利，其实参展人在参展前很多就已经申请了专利，所以这种情况下就容易找到在先的外观设计专利申请。
       2、检索原告是否在其专利申请日之前有销售、许诺销售或其他方式公开过此外观设计。
       例如有的专利权人为了节省费用，在产品上市后发现好卖才去申请专利；有的专利权人在产品申请专利前在一些评测网站上先对其设计产品进行了评测，看评测结果满意才去申请专利；有的人参展后再申请外观设计专利，或超过6个月后去申请专利，或申请专利时未声明，这三种情形下，都可能会因为丧失新颖性而专利被无效。
       3、检索是否有其他方在涉案专利申请日之前公开过相同或类似的外观设计产品。
       有的外观设计专利是完全照抄别人的专利产品，或者做细小修改后申请专利，对于前者其专利是会被无效，也可以采用现有设计进行抗辩不侵权；对于后者其则要仔细分析，其可能具有专利性，也可能因改动处对整体外观没有实质性影响而属于基本相同的外观设计而被无效。
       二、判断对方的证据是否有瑕疵
       1、看一下专利的所有人与起诉人是否相同，如果不同则相应手续是否齐全。
       2、看一下取证的程序是否合法。
       3、看一下公证购买是否存在瑕疵，如购买的地点是否准确，是否为被告的经营场所；公证书中物品是否封存完好；公证书中是否有信息把销售方指向其他公司等。
       三、判断是否有其他抗辩理由
       其他抗辩的理由有很多，但在实际操作中应用较多的主要有：
       1、合法来源抗辩
       可以提供被控侵权产品合法采购自其他方，自己在此之前并不知道该产品为侵权产品，以此抗辩要求免于承担赔偿责任。
       2、权利权用尽抗辩
       可以提供证据证明被控侵权产品是直接或间接来自原告，是原告自己的产品，实践中此抗辩成立的多为间接来自原告，这样不构成侵权。
       四、判断是否与涉案专利相同或相似
       1、与涉案专利相同。这个很清晰，大都是存在抄袭行为。
       2、与涉案专利相似。这个就需要专业人士来分析，这种相似是否会使普通消费者将二者混淆，这个判断具有一定的主观性，需要说服法官二者之间相似或不相似具有一定难度，法官判决起来也有难度，实际中也会出现相同情形在不同的法院得到不同的判决结果，这与被告和原告的诉讼代理人水平也具有直接关系。整体上的相似感如果是因为二者之间具有相同公知产品外观设计部分形成的，而实际上二者之间的设计创新点是明显不同的，那么可以重点从此方面进行论述，极有可能会被法院认定为不侵权。
       五、制定诉讼策略
       1、和解策略
       如果对方要求赔偿的额度不高，且自己不生产、销售此款产品对生意影响不大，可以考虑与对方进行和解。
       如果原告起诉多个被告，已经有类似和解成功的例子了，可以参照与其他方的和解金额，争取做到最少赔偿。有时候也可以通过法官去做一些沟通工作，来降低和解金额。为了达到和解的目的，有时候也需要对其专利提起无效程序，给对方施加压力，并且找出一些不侵权和降低赔偿额的理由，以战促和。
       2、积极应诉策略
       对无效掉涉案专利有信心，或者对产品不侵权有信心，或者是由于对方的要求过于高，而不能达成和解，那么就需要积极应诉。积极应诉时可以采取以下的一些措施：
       （1）、向国家知识产权局提起涉案专利无效的请求，这需要委托专业的代理机构去帮忙搜集整理证据，找到合适的理由。
       （2）、争取更多的准备时间，可以在提出专利无效之后向法院申请延期审理，也许法院不会批准，所以同时也申请管辖权异议，申请管辖权异议程序的理由一般都不充分，此举目的只是为了争取更多的时间。
       （3）、如果自己也有专利权，可以也积极准备起诉对方。
       总之，这样的应诉策略原告与被告之间至少同时存在一个诉讼和一个无效程序在进行，并且短时间内没有结果，这为被告调整市场和产品结构争取了时间，同时也使原告感到疲惫和压力。此时，被告也要对自己产品是否侵权有正确的判断，如果预测最后会被判决侵权，那么可以选择好的时机，争取好的和解条件而和解此案，否则也许最终判决的赔偿额度会比较重。